[2008年7月刊] 看美国强化专利权利用尽原则及中国企业应注意的问题-------从LG 败诉 Quanta一案

 旷日持久的韩国LG公司诉台湾Quanta公司等计算机生产商一案终于在2008年6月9日以LG公司的败诉收场。本案引起全球电脑业界的广泛重视，其争议焦点在于专利持有者是否有权向供应链中各厂商逐一收取权利金。美国联邦最高法院的9位法官全票通过：以LG已于2000年将多项计算机芯片和系统专利许可给Intel公司为由，判令LG不得再向Quanta等Intel公司的客户收取专利许可费用。此案明确了专利权持有人不享有收取多重专利费的权利，体现出美国最高法院对专利持有人采取了更为强硬的限制措施，对后续类似诉讼有重要的意义。

 本案中，Intel将LG的技术运用在它的微处理器和芯片组上，并将其卖给了计算机生产商Quanta。Quanta在生产计算机的过程中，结合使用了Intel的提供部件和非Intel公司提供的部件，生产出终端产品。LG因此提起诉讼，称这种组装生产侵犯了LG的专利。本案的核心是“专利权利用尽原则”，又称“首次销售原则”。此案一经审理即引起了社会各界广泛关注，有多达20份的法庭之友书状（Amicus Briefs）被提交法庭。

 权利用尽原则是保持专利产品的平稳交易的基础，也是防止专利权人在不同的生产环节和销售链当中就同一产品收取多重许可费用的基础。基于一般的常识，如果你从一个授权经销商手中购买了某件商品，那么你就有权根据其用途随意使用，或者不受限制地将其出售给第三方。

 在通过许可途径取得零部件产品，然后加工组装成终端产品的情况下，权利用尽问题常常被提出。其中涉及专利侵权的产品不是零部件产品，而是终端产品。在诸如电子、通信、汽车和航天等领域中，这种问题常常发生。一个专利持有人在已经向零部件生产商收取过专利许可费用的情况下，是否仍有权向终端产品组装者收取二次许可费用，是一个牵涉百亿重金的关键问题。巡回法院规定，“专利持有人可以将其权利有条件的授予被许可人，且可以在授权销售以后继续有效地控制产品的使用”，以此来替代一般的常识性原则。这种允许专利持有人“二次渗透”的做法，即从被许可的生产商那里收取第一次许可费，又从生产商的客户那里收取第二次许可费用，给购买者造成了很大的困难。他们发现从授权渠道获得的产品仍不能摆脱专利侵权诉讼的威胁和支付高昂许可费用的代价。

 州法院起初作出有利于Quanta的简易判决，但在复议过程中，因LG的专利中包含方法专利而否定了该简易判决。联邦巡回上诉法院部分支持、部分改变了该判决，它同意地区法院的意见，认为专利权利用尽原则不能适用于描述制作和使用产品的方法专利；但它认为权利用尽原则真正不能适用的原因是LG没有授权许可Intel可以将非Intel产品和Intel产品捆绑销售给Quanta。

 联邦最高法院最终改变了巡回法院的判决。它认为该原则，即专利持有人在销售该发明的过程中，已经用尽了自己限制购买者如何使用该专利的权利，适用于本案，且延伸到包括描述产品的制作和使用的方法专利。最高法院认为，当一个产品经专利权人授权销售之后，专利法不能用来限制它的后续使用和处分。最高法院克德莱伦斯•托马斯法官认为：“限制专利权利用尽原则在方法专利上的适用会极大地损害权利用尽原则本身，因为专利所有权人会寻求途径，将其专利描述成一种方法而非一种装置。”。联邦最高法院改变了联邦巡回法院近年来的一贯标准，将方法专利也纳入到了专利权利用尽原则的规制之下。” 最高法院的此项判决被认为是对于这种专利持有人的滥用行为的控制。

 然而，潜在的问题依旧存在。尽管专利权利用尽原则阻止了专利法下的专利侵权赔偿，但它不能解决这样一个问题：此种赔偿是否能为合同违约赔偿所替代？专利权人虽然不可以根据专利法获得救济，但其可能从合同违约的角度出发要求赔偿。若LG在其与Intel的合同中更明确地限定双方的权利义务，也许LG能获得合同法上的赔偿。

 许多中国企业与外商签订合同时，往往会放弃起草合同的权利，或不仔细研究对方起草好的合同。这对于企业自身利益的保护是非常不利的。中国企业应该尽力争取合同的起草权，并且应当聘请有经验的律师把关。下游产品生产商需注意：专利权利用尽原则不能盖过一个合理起草的合约安排。了解许可条款的内容，明确被许可人的权利限制是相当重要的。另一方面，专利持有人对于专利许可合同的内容应更加谨慎，确保排除专利权利用尽原则在本合同中的适用，并在法律允许的范围内，最大限度地保护自己的权利。

 对于中国企业来说，还有另一问题值得注意：在美国以外的地区第一次销售的产品是否能使用权利用尽原则。联邦巡回法院在“一次性照相机案”（Jazz Photo）当中的判决对此问题有很大参考意义，但是该判决十分模糊，它的解释极为宽泛，近乎于建立了一个新的规则。它规定，除非涉诉产品在美国领域内授权销售或运输，否则专利权利用尽原则不适用于该美国专利。Jazz Photo公司从美国采购了一批被使用过的一次性相机，加工后重新销往美国。该案中，Jazz Photo承担了两个核心问题的举证责任：其回收的一次性相机在美国首次销售，并且这些回收的相机经过了合理加工。

 这就意味着，中国企业如果购买了授权销售的零部件产品，并运往中国的生产车间，专利持有人基于一次性相机案，仍可以辩称权利用尽原则不能适用（很显然，这些产品的首次销售在中国）。因而当中国企业（或者它的客户）将这种授权销售买入的零部件用于加工生产终端产品，并将其销售或进口到美国时，还欠一笔二次许可费用。尽管Quanta是一家台湾公司，我们可以推测它是在台湾买入了该芯片。这个问题没有被LG提出，相应的，也没有经过最高法院的判决。从技术上来讲，一次性相机案仍然是联邦巡回上诉法院的有效判例，且在最高法院的Quanta案的判决生效之后，仍然困扰着中国企业。

　　因此，中国企业必须明确它们的零部件供应商是否获得许可，并且在这个许可中应当有这样的声明：“不论此零部件在何处销售和运输，其客户均免受专利侵权之诉”。这是中国企业在现行法律体制下唯一可以把握的免受侵权之诉的途径。